研究与观点
RESEARCH & IDEAS
更新:2021年11月25日点击:4364
1. 通过优化商业方案的运行方式、取得专利许可等手段,尽可能规避侵权;
2. 侵权风险难以评估、难以完全规避的,尽可能通过优化商业运行方式等手段,减小侵权可能性,使侵权的可能范围和程度减轻,相应减轻侵权责任;
3. 通过改进设计提升保密性、防护性。
有效控制上游风险;
充分利用法定的侵权限制和例外;
充分利用权利用尽、默认许可规则;
优先规避传统直接式侵权,也规避保密性、防护性较为薄弱的过于简单的间接式直接侵权或间接侵权;
对于风险不确定性较高的部分,尤其加强保密性、防护性设计;
运行模式之优化设计中应充分融合技术规避设计手段。
具备一定条件时,尤其在支持间接式直接侵权之指导或控制原则发挥作用的情形下,侵权责任有向上游传导的特性。利用这些原理,一些行为人本来处于上游,对下游的侵权行为实施指导或控制,应承担侵权责任,却通过巧妙商业设置,对指导或控制行为加以掩盖,使自己显得与侵权行为无关,或将自己伪装成表面上的下游,而使实际的下游成了表面上的上游,成为了侵权的责任人。
应注意,所述侵权责任不仅限于专利侵权责任,其他诸多与设计相关的民事责任,例如,技术设计安全性的责任,也适用于这种情形。
比较常见的实例是,某行为人向企业定制某产品,要求企业按特定标准或设计来提供。则,行为人实际上实施了控制行为,要求企业按其确定的技术方案提供产品。而依照双方定立的合同及往来商务材料,只能认定企业向行为人提供了产品这一情节,而无法认定企业生产产品的技术方案、技术要求等均来自行为人,不能证明行为人对企业的产品的技术方案实施了控制,即,行为人指导或控制的行为被掩盖掉了。
因而,企业规避、防范侵权风险时,应注意对技术来源加以严格控制,制度性地存档存证,尤其警惕,例如,他方将定制变身为采购的行为。
应特别注意,如前述及,当企业行为构成专利侵权时,其相关侵权行为所涉及之商标的权利人也可能被判定承担侵权责任。因而,在多实体结构下,规划商标资产持有者时,应注意此种风险。
当企业在国际化背景下运营,哪怕涉外方面较为简单,也能够使规避风险的运行模式设计在各各维度均带来极为复杂的变化,一方面加大了挑战,一方面加大了腾挪空间。
在国际化背景下,须充分掌握各国相关专利布局的情况及法律和商业环境的情况。因为竞争对手同一件专利,可能在这个国家有布局,而在另一个国家没有,将造成这一局面:相同的行为在一个国家可能构成侵权,而在另一个国家就不会构成侵权。再加上各国法律和商业环境的差别,使即使构成侵权的相同行为,在不同国家受容忍的程度、处罚力度、赔偿责任也常有较大差别。
因为专利权的地域性,即受限于一国司法管辖权,导致这种情形:尽管同一件专利在两国均有有效权利,但倘若将完整实施行为在两个国家间做拆分,导致在任一国内均没有完整实施,从而在两国均不产生侵权。
另外,国际化运营在维权执法方面造成了一些问题。当侵权行为和后果发生在一囯,而行为人、责任人却在另一国时,即使一些国家针对一些情形设计了域外长臂管辖,但跨境司法保护从举证到执行等各个环节均存在诸多现实困难,收效较为有限。
针对跨境维权的复杂情况,优化多实体结构以实现商业风险控制时,引入国际化布局,相应会产生诸多复杂效果。这些策略对控制和切割知识产权、专利侵权风险也同样造成很大影响。如前述及,当企业行为构成专利侵权时,其相关侵权行为所涉及之商标的权利人也可能被判定承担侵权责任。因而,倘若商标由离岸公司持有则会使情况复杂化。
综上,从上游采购到商业实现的下游末端,在国际化背景下,存在极大的优化设计空间。而且,当下游主要目标国不同时,可能对于上游需要有针对性地做出不同的适应性设计。例如,对于同一型号的电子产品,分别以中国、印度、美国为目标市场,因专利布局和市场环境的国家差异,为规避专利侵权,需要以不同的价格购买不同的专利许可;上游主要元件,例如芯片,以不同的价格从不同的渠道购买。因为不同渠道的元件已经包含的专利许可也不同。由此,避免为购买不必要的专利许可付出过多成本,例如,销往印度的产品可以仅包含印度专利许可而不必包含美国专利许可。