北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司  李可

本文仅讨论涉及被控侵犯中国发明专利（和实用新型专利）时的现有技术抗辩。现有技术抗辩的法律依据来自：

《专利法》第六十二条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕21号第十四条第一款：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

现有技术抗辩是侵权被告应对专利侵权指控时的一种法定抗辩方式，但能适合用的案子不多。现有技术抗辩的优点是直接有效，可避免在专利无效上的直接冲突。通常侵权被告方基于对现有技术的了解，研究现有技术抗辩是否可行，在结果有利且可行性较好时考虑采用，否则弃之不用。在权衡现有技术抗辩的可行性时，尤其需要注意其对全局的影响，典型情况下，指其是否会导致对某些技术特征的解释或特别情节的不利认定。

现有技术抗辩涉及对三个主题进行技术特征分解分析，分别是：

a)涉案权利要求

b)被控侵权技术方案

c)被控侵权技术方案涉及的现有技术证据

现有技术抗辩成立的关键是证明b属于c或等同于c。现有技术抗辩的法理在于，如果证明b属于c或等同于c，则被控侵权方案属于现有技术，而实施现有技术不应侵犯任何专利权，任何专利权也不应将现有技术纳入其保护范围。

通常，争议程序的中的相关方有：0. 裁判方，通常是法院；1. 侵权原告；2. 侵权被告。各方对以上三个主题通常会有各自的理解，相对方以争取裁判方更多地采信于己方有利的观点为目标，因为裁判方的观点最终决定结果。

现有技术抗辩通常涉及针对以上三个主题完成以下总计四套重要技术特征组合的分解和分析：

 侵权被告通过b与c进行比对分析，最终形成现有技术抗辩。其中，b1与c进行比对最符合立法本意。应当特别指出，法释〔2009〕21号第十四条第一款“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”这一措辞，可以支持但不限于这一理解：b1作为原告方自认的对被控侵权技术方案的解读，即使b1没有客观如实地反映被控侵权的技术方案，即其中可能存在错误，但如果通过b1与c进行比对可以达成现有技术抗辩成立这一对原告不利的后果，这对于被告方和裁判方均是可以接受的公平结果，没有必要对b1是否符合客观实际情况再加以追究。

相应，如果b1对侵权被告有利，即b1与c进行比对即可成功达成现有技术抗辩，则侵权被告可直接采取此策略。这种情况下，从表象上，现有技术抗辩的成立可以与a（或是专利权利要求）不相关。

但是，如果b1对侵权被告不利，侵权被告需要提出b2。通常b2不能获得侵权原告的认可，侵权被告需要向裁判方证明b2相对于b1才是更合法合理的，并获得裁判方认可，这样才有可能达成现有技术抗辩。在论证b2的合法合理性时，才会有必要引入a（或a2）来支持b2，通常这是难以避免的。

相应，在准备采用现有技术抗辩时，操作步骤如下：

1.依据侵权指控形成侵权判定技术特征对比表

在操作层面，侵权被告应依据侵权原告的指控，整理形成侵权判定技术特征对比表。此步骤是对侵权原告的意思进行整理，应完全尊重和依照侵权原告的意思形成特征对比表。

例：

权利要求：一种鞋垫，包括除臭层和与除臭层相邻的吸汗层。

侵权原告对被控侵权产品的描述：侵权的鞋垫，包括一体的除臭吸汗层。

侵权判定技术特征对比表：

技术特征常具有复杂的层次，在准备进行现有技术抗辩时，应将技术特征细分至可以明确权利要求与疑似侵权方案之间，以及疑似侵权方案与现有技术对比文件之间区别特征的最小层次。在对技术特征进行分解时，不应拘泥于权利要求原本表述结构和措辞，也不应拘泥于被控侵权技术方案相应特征在物理或逻辑上的组合、融合或分解。

2.对侵权判定技术特征对比表进行审核修订

之后，侵权被告对侵权判定技术特征对比表进行审核修订，主要审查相应内容是否客观合理合法，对于存在问题的部分应当加以修正。所述修正不限于对技术特征划分的调整，对特征之解释的调整等等。对于相应的问题和修正，应当陈述理由并具备法理支撑。在争议程序中，相应理由陈述应当作为现有技术抗辩的一部分提交给裁判方和对方考虑。

为进行合理对比，b列中的特征应尽可能上位，但不能相对于a列中相应特征更为上位，至多可与a列中相应特征层级或外沿相当。b列中的特征可以是下位特征，但越下位对侵权被告越不利。

例：

关于a，仅就为达成不侵权抗辩，尤其是可能的专利无效而言，通常其限制性被解读得越弱越好，即保护范围越大越好；而对于防止侵权成立而言，通常其限制性被解读得越强越好，即保护范围越小越好。

在实际操作中，如何对a、b、c等进行解读，不应只着眼于达成不侵权抗辩，还应至少将可能的专利无效和防止侵权成立一并加入，同时结合证据等具体情况而进行通盘考虑，从而避免局部有利而全局受损的情况。

3.制作现有技术抗辩技术特征对比表

再下一步，需依据侵权被告审定的侵权判定技术特征对比表及现有技术对比文件完成现有技术抗辩技术特征对比表：

现有技术抗辩技术特征对比表中b列“疑似侵权技术方案的对应技术特征”即为侵权判定技术特征对比表b列“疑似侵权技术方案的对应技术特征”。

现有技术抗辩技术特征对比表中c列“现有技术技术方案的对应技术特征”应当取自一份现有技术对比文件中的一个技术方案，确有必要时，可以补充公知常识。

原则上应以b2为基础，此种情况下，应附带b2相对于b1更具有合法性的论证。但如果以b1为基础明显有利时，可以按此方式处理，但同时应注意侵权被告不应对不利情节加以认定。

4.基于现有技术抗辩技术特征对比表进行抗辩分析

最后，基于现有技术抗辩技术特征对比表进行抗辩分析。如果b列c列各行的特征均相同或等同（含c是b的下位概念），则现有技术抗辩成立，否则现有技术抗辩不成立。

判定和分析的方式类似于侵权判定或新颖性审查。即视b列为权利要求，c列为被控侵权技术方案或有效的新颖性审查对比文件，如果能够得出c侵权成立或b不具备新颖性的结论，则现有技术抗辩成立。

当现有技术抗辩不能成立时，应当返回第1步骤重新执行整个操作，并在执行过程中逐步进行问题检查和修正。如无法得到现有技术抗辩成立的结论，则应放弃现有技术抗辩，或在找到更适合的对比文件后重新尝试。