摘要：

　　

　　伴随着知识经济的发展，越来越多的中国企业意识到专利之于企业研发、生产和经营的重要性，因此越来越多的中国企业开始关注如何能够更好的利用专利。本文旨在从多种角度出发，综合专利的技术信息，法律信息及其他商业信息，突破以往专利利用中易落入技术借鉴，谈风险只谈绕道设计、规避设计的思维定势，从专利授权过程中因修改导致的捐献和失效专利隐藏的商机等多维角度来看专利利用。

　　

　　引言

　　　　

　　伴随着知识经济的发展，越来越多的中国企业意识到专利之于企业研发、生产和经营的重要性，因此越来越多的中国企业开始关注如何能够更好的利用专利。通常，企业对于专利的利用，尤其是专利信息的利用往往局限于专利文献记载的内容，对于专利文献记载的信息往往更多的关注专利中包含的技术信息，换言之，从专利信息利用的角度来看，企业对于专利的利用往往局限于技术的借鉴和模仿，并基于此做出技术改进和替代方案，以规避可能存在的侵权风险，这也是我们常说的绕道设计或是规避设计，但是这种方式对于一些行业关键技术的核心专利或是基础专利可能要付出较大的研发成本作为代价，甚至有的专利“绕无可绕”无法规避。针对于此，本文结合专利的法律信息和商业信息进行综合考量，旨在从其它角度来审视专利利用的另一些合理方式。

　　

　　一、捐献和禁止反悔原则带来的机会

　　

　　捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则，其可以表述为，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案(embodiment)，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。通常所称的禁止反悔原则，是指专利法上的审批过程禁反言(Prosecution history estoppel)，是专利侵权诉讼中的一种法律规则，其含义是，专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围[1]。由于上述两个原则，专利申请人、专利权人以及专利代理人在专利授权过程，尤其是答复审查意见时应慎之又慎，避免保护范围缩小而带来的不必要损失，但是答复过程中为克服审查员提出的新颖性，创造性的问题有时不可避免的会导致保护范围缩小，也就是说，对于因修改而放弃的保护范围——即捐献部分存在为公众免费使用的可能，如果该情况发生在一些关键技术的核心专利或者是基础专利上，则为在不侵权的前提下利用该专利中的核心技术提供了一种可能。笔者在对美国某专利（下称：“专利1”）进行调查的过程中发现，该专利涉及一种电路分段驱动的方法及其电路结构，根据该专利在美国专利商标局公众专利申请信息检索数据库中（Public Patent Application Information Retrieval, Public Pair）记载的审查过程来看，该专利在授权过程中审查员没有检索到相应的对比文件，专利很顺利的获得了授权，且在对专利的引证情况进行调查发现，该专利后续被众多公司引用，如图1[2]所示：

　　

　　

　　

　　

　　

图1专利1专利引证关系图

　　

　　

　　

　　从上述信息不难看出该专利对于分段驱动技术而言是篇基础专利，该专利的权利要求中记载的技术方案是实施分段驱动技术的必要技术方案，难以采用其它技术方案绕开。对于需要在产品中实施分段驱动技术的公司而言，如果其经营的主要目标市场包括美国市场，则该公司在美国涉及该专利侵权的可能性较大，但如果其目标市场并非是美国，而是在中国，该专利在中国的同族专利的保护范围是否一定和原始专利的保护范围一致？带着上述疑问，笔者调查了专利1在中国同族的专利授权状况，发现其中国同族授权专利中记载的权利要求项数明显要少，缺少了和电路结构相关的独立权利要求，为排除专利申请时可能存在的不一致性，笔者首先调查了中国同族申请文件中记载的权利要求，中国同族申请文件中记载的权利要求与美国专利申请文件中记载的权利要求基本一致，相应修改极有可能发生在审查过程中，调查该专利的审查过程发现，为克服审查员提出的新颖性问题，申请人对权利要求进行了修改，对涉及电路结构的权利要求增加新特征对权利要求做进一步限定，审查员认为修改后的权利要求不符合单一性的要求，申请人删除了中国同族权利要求中涉及电路结构的权利要求，之后专利获得授权，授权专利保护的是涉及分段驱动方法的技术方案。删除的权利要求另做了分案申请，分案申请权利要求保护的是在原申请电路结构的基础上，增加保护电路模块的整体技术方案。根据捐献和禁止反悔原则，中国同族原申请文件权利要求记载的不包含保护电路模块的电路结构整体技术方案视为捐献给公众，也即是说，对于目标市场在中国，实施分段驱动相关技术的公司而言，由于采用保护电路模块并非实施分段驱动技术的必要结构，不使用保护电路模块而采用该电路结构的产品涉及侵权的风险将大大降低，从另外一层含义上来说，该专利可被合理利用。

　　

　　二、失效专利隐藏的商机

　　

　　对于专利的利用，如果能够跳出专利看专利，兴许能够获得一片更广阔的视野。除了上述因授权过程中进行相应修改而导致的捐献存在合理利用的可能性外，结合市场信息、企业经营战略、区域差异、新技术发展等相关信息，失效专利也存在着不少隐藏的商机。

　　

　　1、新技术发展使得失效变机遇。技术发展过程中时常会碰到技术瓶颈，有的瓶颈被突破了得以继续发展，有的瓶颈难以突破导致技术发展停滞，由于技术发展前景不明朗，持有相关专利的公司综合产品经营和市场前景的考虑，有可能会选择放弃相关专利。对于这类失效专利一旦在相关瓶颈技术上有所突破，由于专利侵权带来的相应风险和成本较低，将使技术得到更快的发展，如果能配合上合理的专利布局有可能会获得意想不到的市场回报。例如有的技术因为材料性能或是工艺的复杂性等无法得到产业化应用而导致技术停滞，但是随着新材料的发现和诸如3D打印的新工艺的使用将有可能使原先停滞的发展焕发新生。

　　

　　2、区域差异带来的“失效”商机。企业发展过程中往往会经历很多不同的阶段，伴随着技术成熟，相关产品在市场上的获利空间逐渐减小，有的企业会选择转型进入获利更丰厚的行业或产业，因此在相关专利上会选择出售或是放弃。但是由于区域发展的差异以及企业目标市场的差异，使得部分技术相对落后的地区仍然存在较大获利空间，例如随着发达地区的生活水平提高，节能煤炉在当地已无市场,其专利权人自动放弃了权利,但在广大不发达地区,如中国西部,节能煤炉还是先进技术,西部企业完全可以加以推广[3]，合理使用失效专利技术。

　　

　　由于区域差异而导致的专利利用，除了因企业转型放弃的专利外，一些过期失效的专利由于不同地区发展存在差异，相关专利记载的技术在技术相对落后的地区往往还存在很大的利用空间，例如天津某照相机厂在20世纪80年代利用德国著名光学工业企业蔡斯公司的过期专利,结合廉价的劳动力成本优势,将其产品打入亚非拉市场，当地市场反映良好，企业获得了丰厚的利润。此外，在药品及材料等相关领域，由于药品和材料行业存在技术更新周期长，研发投入大的特点，使得很多药品或是材料即使经过很多年的发展，技术或是产品的变化并不大，一些原始技术仍然存在可观的市场获利空间，因此对于这类失效专利也存在合理利用的空间。

　　

　　三、结语

　　

　　综上所述，专利合理利用可以不仅局限于对于专利中记载的技术信息的利用，落入谈风险只谈绕道设计、规避设计的思维定势，还可综合专利的法律及其它商业信息，从专利在授权过程中因修改导致的捐献和失效专利可能存有的商业价值等其它角度出发，合理的利用专利；将专利利用与企业的经营，市场状况等因素联系起来，跳出专利看专利，将专利包含的技术、市场、法律等元素综合考量，以期获得更加开阔的利用空间。

　

参考文献：

　　[1]摘自百度百科

　　[2]统计数据来自Thomson Innovation数据库

　　[3]摘自“论我国企业对国外失效专利的利用” 杨海 《生产力研究》2006年第5期